Droit des marques : comment choisir un domaine expiré en toute sérénité

Au moment de réserver un nom de domaine expiré, il convient de vérifier si le domaine appartenait auparavant à une marque qui pourrait le réclamer un jour et serait légitime de le faire. En effet, le risque est d’autant plus important si vous prévoyez d’utiliser le domaine pour déployer un PBN dédié client ou votre activité e-commerce. Pour ce qui est des aspects SEO à prendre en compte dans le choix de votre domaine pour la création d’un PBN, vous pouvez aussi consulter notre article Comment bien choisir un nom de domaine expiré pour son PBN.

Afin de vous aider à choisir un domaine en toute sérénité, nous avons eu le plaisir d’interviewer Jean-François POUSSARD, Fondateur Associé de la société SOLIDNAMES. Cette société est spécialisée dans la surveillance de marques, la négociation de rachat de noms de domaine déjà pris pour de nouvelles marques et la sécurisation de ces derniers contre l’usurpation d’identité par email (ou « email spoofing »).

Comment savoir si un nom de domaine fait référence à une marque enregistrée ?

Il existe plusieurs bases de données gratuites en ligne qui permettent de vérifier si une marque est enregistrée. En France, nous pouvons citer la base marques de l’INPI. Au niveau mondial, l’outil TMView est également très utile.

Dans quels cas ai-je le droit d’utiliser un nom de domaine qui se réfère à une marque ?

Une marque s’apprécie au regard des classes de produits et de services dans laquelle elle est enregistrée. Des marques portant le même nom peuvent coexister dans des classes de produits et services différentes.

L’exemple de la marque MONTBLANC protégée pour les crèmes desserts et les stylos de luxe est souvent citée pour illustrer cette possibilité.

C’est la même chose pour POLO qui est un modèle de voiture pour Volkswagen mais aussi une marque de vêtements chez Ralph Lauren.

Je peux donc potentiellement utiliser un nom de domaine dont l’écriture est identique à celle d’une marque enregistrée mais dans des classes de produits et services différents de sa protection.

Le domaine Inseec.fr, abandonné par l’école de commerce éponyme, présente un risque s’il est utilisé pour de la formation, mais beaucoup moins s’il est utilisé pour un pressing par exemple. Festina.fr laissé expiré par la marque de montres court un risque s’il vend des bijoux, beaucoup moins pour une activité de restauration.

Je ne recommande pas toutefois de redéposer des noms de domaine expirés contenant des marques notoires. C’est la lettre de mise en demeure assurée.

Enfin, des noms de domaine comme converse-pas-cher.fr déjà spammés pour vendre de la contrefaçon sont à oublier d’un point de vue du droit.

 

Qu’est-ce qui se passe en cas de conflit avec l’ancien titulaire ? Quels recours a-t-il pour récupérer le domaine ? Qu’est-ce que je risque ?

Il faut quand même rappeler au titulaire du nom de domaine qu’il a une période de rédemption d’au moins 30 jours pour réactiver son nom. Aujourd’hui, un nom de domaine expiré a ses services associés désactivés : plus de site web, ni de mail. Si son nom de domaine est si stratégique pour lui, il peut s’en rendre compte un peu avant… mais passons. Pour mieux comprendre le processus de libération d’un nom de domaine découvrez notre video Easy SEO sur les noms de domaine expirés.

D’un point de vue juridique, l’ancien titulaire du nom est propriétaire d’un droit antérieur comme une marque et peut engager une procédure extrajudiciaire. Les plus connues sont la SYRELI pour les noms de domaine en .FR ou l’UDRP au niveau international.

L’année dernière, la Banque Accord titulaire de son nom de domaine en .COM depuis 2001 mais qui « n’a pas été renouvelé en raison d’une erreur administrative » (sic) l’a récupéré en UDRP. Le nom de domaine a été redéposé et mis en vente 2 000 $ (cf. décision).

Pour remporter ce type de procédure extrajudiciaire, l’ancien titulaire doit avoir une marque enregistrée antérieure, prouver l’absence d’intérêt légitime du défendeur et une utilisation de mauvaise foi du nom de domaine.

Attention, la jurisprudence UDRP estime que le « passive holding » (soit détenir un nom inactif reprenant une marque) peut être qualifié d’usage de mauvaise foi.

L’avantage, si l’on peut dire, pour celui qui perd une procédure extrajudiciaire est qu’il perd « seulement » le nom de domaine qu’il avait récupéré et potentiellement le montant investi lors des enchères.

Si l’ancien titulaire engage une procédure judiciaire, les sanctions peuvent être beaucoup plus lourdes. Dès 2016, une société a été condamnée à 15 000 € de dommages-intérêts pour avoir réservé le nom de domaine expiré d’un concurrent (cf. décision).

 

J’ai une marque et un nom de domaine associé, que dois-je faire pour protéger mon activité des pratiques malveillantes ?

En premier lieu, je recommande à l’entreprise d’avoir les abonnements de ses noms de domaine stratégiques en tacite reconduction même si cela n’est un bon point pour les plateformes de backorder.

En second lieu, il est important que les données whois soient valides. La perte d’un nom de domaine est souvent due à des coordonnées whois obsolètes. De nos jours, les bases whois sont malheureusement peu lisibles avec la mise en place du RGPD depuis 2018. Ce n’est pas toujours évident pour les propriétaires de savoir ce qui leur appartient. C’est d’autant plus vrai pour des portefeuilles éclatés chez différents registrars ou constitués au fur-et-à-mesure d’acquisition.

La gestion sécurisée des noms de domaine est primordiale. La majorité des « registrars » proposent désormais la double authentification pour accéder à leur extranet.

Je recommande également aux organisations de contacter un cabinet juridique pour protéger et défendre correctement ses marques. La France ne manque pas de talents dans ce domaine.

 

Comment Solidnames peut nous accompagner dans la veille relative aux domaines et ma marque ?

Solidnames propose trois axes pour la protection d’une marque parmi les noms de domaine :

  • Un audit initial permet d’identifier les noms vous appartenant, ceux à déposer, ceux détenus par des tiers légitimes puis d’autres éventuels par des tiers malveillants.
  • La surveillance « Brand Alert » va ensuite identifier les nouveaux enregistrements de noms de domaine reprenant votre marque. Notre solution de surveillance de noms de domaine couvre l’ensemble des extensions internet et les différents écritures possibles (ex : au contenant, à l’approchant, homoglyphe).
  • Enfin, la surveillance « SecURL » est le monitoring d’un nom de domaine spécifique. Quand un nom suspect est repéré lors d’un audit ou un nouveau dépôt, « SecURL » va le contrôler quotidiennement. Si un changement notable est relevé, l’utilisateur est immédiatement alerté.

Cette prestation est plébiscitée pour détecter du phishing, de la vente de contrefaçon, de l’usurpation d’identité, de l’atteinte à la réputation ou du cybersquatting spéculatif.

Pour aller plus loin, vous pouvez consulter notre article Changer de nom de marque : quelles conséquences sur mon nom de domaine ?